Download stroomschema van de procedure – PCT-lidstaten
Er bestaat niet zoiets als een “internationaal octrooi”. Het is echter wel mogelijk een “internationale octrooiaanvrage” (ook wel “PCT-aanvrage” genoemd) in te dienen, die gedurende een bepaalde periode de plaats inneemt van de vele afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen die anders nodig zouden zijn voor bescherming in het buitenland. Na die periode wordt de PCT-aanvraag omgezet in afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen, één in elk land waar octrooibescherming wordt nagestreefd, en deze octrooiaanvragen kunnen dan afzonderlijk worden ingediend om buitenlandse octrooien te verkrijgen.
In het kort
Deze PCT-aanvragen worden mogelijk gemaakt door het Patent Cooperation Treaty (PCT), een internationale overeenkomst die wordt beheerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO) en betrekking heeft op de meeste belangrijke industrielanden van de wereld. Zie ons informatieblad “Lidstaten van het PCT”.
Opgemerkt zij dat het PCT-systeem octrooiaanvragen niet volledig onderzoekt en geen octrooien verleent. Het PCT-systeem stelt u echter wel in staat de zeer kostbare stap van het indienen van vele afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen uit te stellen, en het verschaft u enige informatie voor het beoordelen van de vooruitzichten op het daadwerkelijk verkrijgen van verleende octrooien, en hun potentiële beschermingsomvang, voordat er grote kosten worden gemaakt.
Details van PCT-lidstaten vindt u hier.
Octrooibescherming in het buitenland
In de regel begint een aanvrager met het indienen van een octrooiaanvraag bij het plaatselijke nationale octrooibureau, bijvoorbeeld het Britse Intellectual Property Office. Hiermee wordt een prioriteitsdatum vastgesteld. Indien octrooibescherming in het buitenland vereist is, is het noodzakelijk buitenlandse octrooiaanvragen in te dienen. Indien deze buitenlandse octrooiaanvragen binnen een jaar na de prioriteitsdatum (de voorrangsperiode) worden ingediend, dan tellen zij mee alsof zij op de prioriteitsdatum zijn ingediend.
Internationale octrooiaanvragen
In plaats van vele afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen in te dienen, is het mogelijk één “internationale” of “PCT”-octrooiaanvraag in te dienen, indien alle vereiste landen/regio’s lid zijn van het PCT. Gedurende een periode, die de Internationale Fase wordt genoemd, neemt deze PCT-aanvrage de plaats in van de vele afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen die anders vereist zouden zijn geweest.
Daarna, in een periode die de Nationale/Regionale Fase wordt genoemd, wordt de PCT-aanvrage omgezet in vele afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen, één in elk land waar octrooibescherming wordt nagestreefd.
De Internationale Fase
De Internationale Fase begint met de indiening van de PCT-aanvrage en eindigt wanneer de PCT-aanvrage in de Nationale/Regionale Fase wordt opgenomen (“binnenkomt”). De Internationale Fase bestaat uit een Hoofdstuk I Fase en, indien een facultatieve Eis is ingediend, een Hoofdstuk II Fase.
PCT-aanvragen worden automatisch onderworpen aan zowel onderzoek als recherche. Het onderzoek kan zonder interactie tussen de aanvrager en de Examiner (onder Chapter I) of met interactie tussen de aanvrager en de Examiner (onder Chapter II) plaatsvinden.
De fase van hoofdstuk I omvat: de indiening van de PCT-aanvraag; de opstelling van het internationale onderzoeksverslag (International Search Report, ISR) en de schriftelijke opinie van de internationale onderzoeksautoriteit (Written Opinion of the International Search Authority, WOISA); de facultatieve indiening van gewijzigde conclusies als antwoord op het ISR; de facultatieve indiening van “informele opmerkingen” als antwoord op de WOISA; en de publicatie van de internationale octrooiaanvraag, met het ISR en eventuele gewijzigde conclusies die zijn ingediend. Indien geen verzoek wordt ingediend (zie hieronder), wordt de WOISA later heruitgegeven als het Internationaal Voorlopig Verslag inzake Octrooieerbaarheid onder Hoofdstuk I (IPRP/ Hoofdstuk I).
De optionele Hoofdstuk II-fase omvat het indienen van een Demand (zie hier voor details), meestal met amendementen en/of argumenten om eventuele bezwaren uit de WOISA weg te nemen, en de daaropvolgende voorbereiding van het IPRP/Hoofdstuk II.
De Aanvrager(s)
Niet iedereen mag een PCT-aanvraag indienen. Er moet ten minste één aanvrager zijn die ingezetene of onderdaan is van een land dat lid is van het PCT. De woonplaats en nationaliteit van de aanvragers bepalen ook waar de PCT-aanvraag kan worden ingediend.
Als geen van de aanvragers ingezetene of onderdaan is van een lidstaat, dan kan geen PCT-aanvraag worden ingediend. Het VK is lid van het PCT. Een Britse onderneming of een Britse onderdaan of ingezetene heeft dus het recht een PCT-aanvraag in te dienen en dat kan bij het UK Intellectual Property Office. Indien geen van de aanvragers een inwoner of onderdaan van het VK is, maar ten minste één aanvrager een inwoner of onderdaan van een PCT-lidstaat is, dan kan toch een PCT-aanvraag worden ingediend. Afhankelijk van de details kunnen wij de PCT-aanvraag nog steeds namens u indienen, bijvoorbeeld bij het Europees Octrooibureau (EPO) of bij het Internationaal Bureau (IB) van de WIPO in Genève.
Een PCT-aanvraag bestrijkt automatisch vele landen, en het is mogelijk om verschillende aanvragers voor verschillende landen te hebben.
Eigendom
Wanneer een aanvrager in de PCT-aanvrage niet tevens uitvinder is, raden wij sterk aan dat de uitvinder(s) op het moment van indiening van de PCT-aanvrage een overdrachtsdocument ondertekenen. Dit is bedoeld om mogelijke problemen bij het vaststellen van de eigendom in verschillende landen later in het proces te voorkomen of te verminderen, bijvoorbeeld op het moment van toetreding tot de nationale/regionale fase, wanneer een uitvinder mogelijk niet beschikbaar is of niet bereid is om nieuwe documenten te ondertekenen. Indien u meer informatie wenst over toewijzingen, laat het ons dan weten.
Indieningsformaliteiten
Als er ten minste één aanvrager is die inwoner of onderdaan van het VK is, wordt de PCT-aanvraag gewoonlijk ingediend bij het UK Intellectual Property Office. In dat geval worden de octrooispecificatie en de bijbehorende formele documenten in het Engels ingediend.
In het algemeen moeten de namen, contactadressen en nationaliteiten van de aanvragers worden opgegeven, evenals de namen en contactadressen van de uitvinders.
Het is niet langer nodig om te kiezen welke landen/regio’s of welke soorten bescherming (bijv. octrooien, gebruiksmodellen, enz.) u wenst. In plaats daarvan biedt de PCT-aanvraag automatisch dekking voor alle lidstaten en alle soorten bescherming die onder het PCT beschikbaar zijn op het moment van indiening van de PCT-aanvraag. Momenteel zijn er ongeveer 150 landen/regio’s: zie ons informatieblad “PCT Member States”.
Hoewel het in de meeste gevallen niet meer nodig is om bijkomende documenten (bv. Appointment of Agent formulieren) in te dienen, ondertekend door de aanvragers en de uitvinders, wordt dit soms toch nog aangeraden. Ook kan het nodig zijn om goede versies van eventuele tekeningen in te dienen.
Het ISR en de WOISA
Kort nadat de PCT-aanvraag is ingediend, wordt een kopie doorgestuurd naar een bevoegd nationaal/regionaal octrooibureau, dat optreedt als de International Searching Authority (ISA) (voor PCT-aanvragen die zijn ingediend bij het UK Intellectual Property Office is de ISA het EOB). De ISA verricht onderzoek naar de relevante stand van de techniek, en stelt zowel een International Search Report (ISR) als een Written Opinion (WOISA) op.
Het ISR kan bijvoorbeeld documenten bevatten die relevant worden geacht voor nieuwheid en inventiviteit. De WOISA is een eerste opinie over de kernvereisten voor octrooieerbaarheid: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.
Het is mogelijk om gewijzigde conclusies in te dienen als antwoord op het ISR. Het is ook mogelijk om informele opmerkingen in te dienen in antwoord op de WOISA. Het is ook mogelijk om de eerste bevindingen in de WOISA aan te vechten door het indienen van een Eis (zie hieronder). Als er geen Bezwaarschrift wordt ingediend, wordt de WOISA later ongewijzigd heruitgegeven als het IPRP/Hoofdstuk I.
Publicatie
De internationale octrooiaanvrage wordt gepubliceerd op een donderdag kort na 18 maanden na de prioriteitsdatum. De gepubliceerde conclusies zullen de basis vormen voor “voorlopige bescherming” in de landen die deze bieden. Indien mogelijk zal het ISR in de publicatie worden opgenomen. Zo niet, dan zal het later worden gepubliceerd. Indien als reactie op het RAV gewijzigde conclusies worden ingediend, zullen ook deze worden gepubliceerd en de basis vormen voor “voorlopige bescherming”. De WOISA, en alle informele commentaren die in antwoord op de WOISA worden ingediend, zullen niet worden gepubliceerd, maar zullen ter beschikking van het publiek worden gesteld via de online bestandscontroledienst van de WIPO. Publicatie kan alleen worden voorkomen door de internationale octrooiaanvraag in te trekken, uiterlijk ongeveer drie weken voor de verwachte publicatiedatum.
Hoofdstuk II Vraag
PCT-aanvragen worden automatisch aan een onderzoek onderworpen. Standaard wordt het onderzoek uitgevoerd zonder interactie tussen de aanvrager en de Examiner (onder Hoofdstuk I). Indien echter een verzoek wordt ingediend, wordt het onderzoek uitgevoerd met interactie tussen de verzoeker en de Examinator (onder Chapter II). Voor een meer gedetailleerde bespreking van de Hoofdstuk II-fase, zie ons informatieblad met de titel Hoofdstuk II-Vordering.
Examen onder Hoofdstuk II zal het meest interessant zijn voor aanvragers die willen ingaan op een of meer bezwaren die in een negatieve WOISA zijn geuit, en daarbij willen proberen een positiever IPRP te verkrijgen. Een onderzoek op grond van Hoofdstuk II maakt ook een centrale behandeling van de aanvraag voor één octrooibureau mogelijk, en kan worden gebruikt om het aantal bezwaren te verminderen dat later, tijdens de nationale/regionale fase, voor afzonderlijke octrooibureaus moet worden behandeld. Dit geldt met name voor de Europese Regionale Fase, waar het verdere onderzoek in wezen wordt voortgezet vanaf het punt waar het internationale onderzoek is gestopt.
De termijn voor het indienen van de aanvraag is de laatste van: 22 maanden na de prioriteitsdatum, en 3 maanden na de afgifte van de WOISA. Amendments and/or arguments addressing the objections raised in the WOISA must be filed by the same deadline, and are usually filed at the same time as the Demand. De Onderzoeker heroverweegt vervolgens de WOISA, rekening houdend met de ingediende amendementen en/of argumenten, en vaardigt het IPRP/Hoofdstuk II uit. In sommige gevallen wordt een tweede schriftelijke opinie uitgebracht, waarin wordt verzocht om verder te antwoorden voordat het IPRP/Hoofdstuk II wordt uitgebracht.
Het IPRP
Het IPRP, of het nu onder Hoofdstuk I of Hoofdstuk II valt, is een niet-bindend advies over de kernvereisten voor octrooieerbaarheid: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Het IPRP geeft vaak een goede indicatie van de vooruitzichten op het daadwerkelijk verkrijgen van verleende octrooien, en de potentiële beschermingsomvang ervan.
Veel landen zullen het IPRP gebruiken als uitgangspunt voor verder onderzoek in de nationale/regionale fase. Sommige landen zullen het IPRP echter negeren en het onderzoek in de nationale/regionale fase “from scratch” uitvoeren.
Intreden in de nationale/regionale fase
De PCT-aanvraag zelf wordt nooit een octrooi. In plaats daarvan moet de PCT-aanvraag in de nationale/regionale fase worden gebracht in de landen/regio’s waar octrooibescherming zal worden aangevraagd. Dit moet binnen de toepasselijke termijn gebeuren. Elk van de daaruit resulterende individuele octrooiaanvragen in de nationale/regionale fase wordt vervolgens bij de respectieve nationale/regionale octrooibureaus ingediend om individuele verleende octrooien te verkrijgen.
De normale termijn om in de nationale/regionale fase te komen, bedraagt 30 maanden vanaf de prioriteitsdatum. Afzonderlijke landen/regio’s kunnen meer tijd toestaan en in de praktijk is de termijn voor de meeste landen/regio’s 30 of 31 maanden vanaf de prioriteitsdatum. In het algemeen moet u ruim vóór 30 maanden na de prioriteitsdatum beslissen in welke landen/regio’s u verder wilt gaan.
Vóór april 2002 was de termijn voor toetreding tot de nationale/regionale fase 20 maanden na de prioriteitsdatum, tenzij een Chapter II Demand werd ingediend binnen 19 maanden na de prioriteitsdatum, in welk geval de termijn voor toetreding tot de nationale/regionale fase werd verlengd tot 30 maanden na de prioriteitsdatum. In april 2002 werd het PCT zodanig gewijzigd dat de termijn om tot de nationale/regionale fase toe te treden 30 maanden na de prioriteitsdatum bedraagt, ongeacht of op 19 maanden na de prioriteitsdatum een verzoek is ingediend. Sommige landen met een “voorbehoud” hebben echter formeel te kennen gegeven dat hun nationale wetgeving niet verenigbaar was met het gewijzigde PCT en dat de oude termijn in hun land van toepassing zou blijven. De meeste van deze landen hebben hun voorbehoud inmiddels ingetrokken. Op 1 januari 2015 zijn er nog maar drie landen met voorbehoud: Luxemburg (LU), Tanzania (TZ) en Uganda (UG). Elk van deze landen kan echter worden bereikt via “regionale fase”-octrooiaanvragen die via het Europees Octrooibureau (EOB) en de Afrikaanse Regionale Eigendomsorganisatie (ARIPO) binnen de normale termijn (30 of 31 maanden) worden ingediend, en als de regionale route wordt gebruikt, is het dus niet nodig om een verzoek in te dienen. Indien u echter de nationale fase in een van deze landen wenst in te gaan (in plaats van de overeenkomstige regionale fase), dan is het noodzakelijk een verzoek in te dienen binnen 19 maanden na de prioriteitsdatum indien u de termijn van de nationale fase wenst te verlengen van 20 tot 30 maanden.
Toetreding tot de Nationale/Regionale fase
De vereisten voor toetreding tot de Nationale/Regionale fase verschillen per land/regio, en omvatten doorgaans de benoeming van een buitenlandse advocaat als uw vertegenwoordiger, de indiening van enkele formele documenten, de betaling van bepaalde officiële kosten en zo nodig de indiening van een vertaling van de aanvraag in een plaatselijke officiële taal. Ook hier kan het nodig zijn om bepaalde formele documenten te verkrijgen, ondertekend door de aanvragers en de uitvinders.
Bijv. voor een Engelstalige PCT-aanvrage is het nodig om een Japanse vertaling van de gehele aanvrage op te stellen en in te dienen binnen twee maanden nadat de Japanse nationale fase is ingegaan. Voor veel landen geldt dat de vertaling uiterlijk op de uiterste datum van de nationale/regionale fase moet worden ingediend, zodat u vóór de uiterste datum voldoende tijd moet hebben om de vertaling voor te bereiden.
Verdere behandeling
Wanneer de PCT-aanvraag in de Nationale/Regionale Fase komt, wordt deze behandeld volgens de gebruikelijke behandeling van octrooiaanvragen in de betrokken landen of regio’s, en moeten alle plaatselijke termijnen, wetten, regels en procedures in acht worden genomen.
Sommige landen/regio’s, zoals de VS en het EOB, kunnen hun eigen aanvullend onderzoek verrichten alvorens de aanvraag te onderzoeken. Indien het EOB de ISA was, zal na het ingaan van de Europese regionale fase het verdere onderzoek vrijwel zeker worden verricht door dezelfde EOB-onderzoeker die de IPRP heeft opgesteld. Als de IPRP positief was, dan zouden er geen ernstige problemen moeten zijn tijdens de Europese Regionale Fase.
Hoewel, na het ingaan van de Amerikaanse Nationale Fase, kan de Amerikaanse Examiner weinig aandacht besteden aan wat er gebeurd is tijdens de Internationale Fase, en het verdere onderzoek kan heel goed “from scratch” zijn.
Voordelen en nadelen
Voordelen van de PCT-route, in vergelijking met het indienen van afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen, zijn onder meer:
- lagere kosten aan het eind van de prioriteitsperiode;
- beslissingen over waar octrooibescherming moet worden nagestreefd, en de aanzienlijke kosten van het indienen van individuele buitenlandse octrooiaanvragen, worden uitgesteld tot het eind van de Internationale Fase (doorgaans een extra periode van ongeveer 18 maanden);
- indien de beslissing om buitenlandse octrooibescherming aan te vragen zeer dicht bij het einde van de prioriteitsperiode van één jaar wordt genomen, is het mogelijk dat er niet voldoende tijd is om afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen op te stellen en in te dienen; in plaats daarvan kan één enkele PCT-aanvraag, in het Engels, worden ingediend.
De nadelen van de PCT-route ten opzichte van het indienen van afzonderlijke buitenlandse octrooiaanvragen zijn onder meer:
- de totale kosten zijn hoger;
- het duurt meestal langer om octrooien via de PCT-route verleend te krijgen.
Kosten
Als ruwe schatting kunnen we stellen dat de minimale kosten voor het indienen van een PCT-aanvraag (van bijvoorbeeld 50 pagina’s), inclusief de officiële taksen maar exclusief de kosten voor het opstellen van de specificatie, ongeveer £4000 (excl.BTW) bedragen. Doorgaans bedragen de totale kosten voor het indienen van een PCT-aanvrage ongeveer £5500-£8000 (excl.BTW).
De kosten voor het indienen van een facultatieve aanvrage, inclusief de officiële taksen maar exclusief de kosten voor het indienen van eventuele argumenten en/of wijzigingen in antwoord op de WOISA, bedragen ongeveer £2500 (excl.BTW). Gewoonlijk zal ongeveer £500 van deze kosten worden terugverdiend wanneer men de Europese Regionale Fase ingaat.
De kosten van het ingaan van de Nationale/Regionale Fase in een bepaald land/regio zijn ruwweg gelijk aan de kosten van het indienen van een “rechtstreekse” octrooiaanvraag in dat land/regio. Gewoonlijk liggen de kosten voor elk land/regio tussen £1000-£5000 (excl.BTW), plus de kosten voor het opstellen van een vertaling in een plaatselijke officiële taal indien nodig. Wij kunnen van geval tot geval preciezere ramingen geven.
Proces van een typische PCT-aanvraag
Download stroomschema van de procedure – PCT Lidstaten
Deze informatie is vereenvoudigd en mag niet worden opgevat als een definitieve verklaring van de wet of de praktijk.