Domande di brevetto internazionale (PCT) - Le basi

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Non esiste un “brevetto internazionale”. Tuttavia, è possibile depositare una “domanda di brevetto internazionale” (chiamata anche “domanda PCT”) che, per un certo periodo di tempo, prende il posto delle molte domande individuali di brevetto estero che sarebbero altrimenti necessarie per la protezione all’estero. Dopo questo periodo, la domanda PCT viene convertita in singole domande di brevetto estere, una in ogni paese in cui si vuole ottenere la protezione del brevetto, e queste domande di brevetto possono poi essere perseguite individualmente per ottenere brevetti esteri.

In breve

Queste domande PCT sono rese possibili dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), che è un accordo internazionale amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e copre la maggior parte dei principali paesi industriali del mondo. Vedi la nostra scheda informativa intitolata PCT Member States.

Nota che il sistema PCT non esamina completamente le domande di brevetto e non concede brevetti. Tuttavia, il sistema PCT vi permette di ritardare la fase molto costosa del deposito di molte domande individuali di brevetto all’estero, e vi fornisce alcune informazioni per valutare le prospettive di ottenere effettivamente i brevetti concessi, e il loro potenziale ambito di protezione, prima che vengano sostenuti costi maggiori.

I dettagli degli Stati membri PCT possono essere trovati qui.

Protezione dei brevetti all’estero

Di solito, un richiedente inizia depositando una domanda di brevetto presso l’ufficio brevetti nazionale locale, per esempio l’Intellectual Property Office inglese. Questo stabilisce una data di priorità. Se la protezione del brevetto è richiesta all’estero, è necessario depositare una domanda di brevetto estera. Se queste domande di brevetto estere sono depositate entro un anno dalla data di priorità (il periodo di priorità), allora contano come se fossero state depositate alla data di priorità.

Domande di brevetto internazionali

Invece di depositare molte singole domande di brevetto estere, è possibile depositare una singola domanda di brevetto “internazionale” o “PCT”, se tutti i paesi/regioni richiesti sono membri del PCT. Per un periodo, chiamato Fase Internazionale, questa domanda PCT prende il posto delle molte domande individuali di brevetto estero che altrimenti sarebbero state necessarie.

In seguito, in un periodo chiamato Fase Nazionale/Regionale, la domanda PCT viene convertita in molte domande individuali di brevetto estero, una in ogni paese in cui si vuole ottenere la protezione del brevetto.

La Fase Internazionale

La Fase Internazionale inizia con il deposito della domanda PCT e termina quando la domanda PCT viene portata (“entra”) nella Fase Nazionale/Regionale. La Fase Internazionale consiste in una Fase Capitolo I e, se è stata depositata una Domanda opzionale, una Fase Capitolo II.

Le domande PCT sono automaticamente soggette sia alla ricerca che all’esame. L’esame può avvenire senza interazione tra il richiedente e l’esaminatore (sotto il Capitolo I) o con interazione tra il richiedente e l’esaminatore (sotto il Capitolo II).

La fase del Capitolo I comprende: il deposito della domanda PCT; la preparazione del Rapporto di Ricerca Internazionale (ISR) e del Parere Scritto dell’Autorità di Ricerca Internazionale (WOISA); il deposito facoltativo di rivendicazioni modificate in risposta all’ISR; il deposito facoltativo di “commenti informali” in risposta al WOISA; e la pubblicazione della domanda di brevetto internazionale, con l’ISR e qualsiasi rivendicazione modificata che è stata depositata. Se non viene depositata un’istanza (vedi sotto), la WOISA viene successivamente ripubblicata come Rapporto Preliminare Internazionale sulla Brevettabilità sotto il Capitolo I (IPRP/ Capitolo I).

La fase opzionale del Capitolo II include il deposito di una Domanda (vedi qui per i dettagli), di solito con emendamenti e/o argomenti per affrontare le obiezioni sollevate nella WOISA, e la successiva preparazione dell’IPRP/Capitolo II.

Il/i Richiedente/i

Non tutti possono depositare una domanda PCT. Ci deve essere almeno un richiedente che sia residente o cittadino di un paese membro del PCT. Le residenze e le nazionalità dei richiedenti determinano anche dove la domanda PCT può essere depositata.

Se nessuno dei richiedenti è residente o cittadino di uno stato membro, allora una domanda PCT non può essere depositata. Il Regno Unito è un membro del PCT. Quindi, una società del Regno Unito o un cittadino o residente del Regno Unito ha il diritto di depositare una domanda PCT, e questa può essere depositata presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito. Se nessuno dei richiedenti è residente o cittadino del Regno Unito, ma almeno un richiedente è residente o cittadino di uno stato membro del PCT, allora una domanda PCT può ancora essere depositata. A seconda dei dettagli, potremmo ancora essere in grado di depositare la domanda PCT per vostro conto, per esempio presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) o presso l’International Bureau (IB) del WIPO a Ginevra.

Una domanda PCT copre automaticamente molti paesi, ed è possibile avere diversi richiedenti per diversi paesi.

Proprietà

Quando un richiedente della domanda PCT non è anche un inventore, raccomandiamo fortemente che, al momento del deposito della domanda PCT, l’inventore o gli inventori firmino un documento di cessione. Questo ha lo scopo di evitare o ridurre le possibili difficoltà di stabilire la proprietà in vari paesi, più avanti nel processo, per esempio al momento dell’ingresso nella fase nazionale/regionale, quando un inventore potrebbe non essere disponibile o disposto a firmare nuovi documenti. Se desiderate ulteriori informazioni sulle assegnazioni, fateci sapere.

Formalità di deposito

Se c’è almeno un richiedente che è residente o cittadino del Regno Unito, la domanda PCT è solitamente depositata presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito. In questi casi, la specifica del brevetto e i documenti formali associati sono depositati in inglese.

In genere è necessario fornire i nomi, gli indirizzi di contatto e le nazionalità dei richiedenti, così come i nomi e gli indirizzi di contatto degli inventori.

Non è più necessario scegliere quali paesi/regioni o quali tipi di protezione (ad esempio, brevetti, modelli di utilità, ecc.) si desidera. Invece, la domanda PCT fornisce una copertura automatica per tutti gli stati membri e tutti i tipi di protezione disponibili sotto il PCT al momento del deposito della domanda PCT. Attualmente ci sono circa 150 paesi/regioni: vedi il nostro foglio informativo intitolato PCT Member States.

Anche se nella maggior parte dei casi non è più necessario depositare documenti aggiuntivi (ad esempio moduli di nomina di agente) firmati dai richiedenti e dagli inventori, questo è ancora talvolta consigliato. Inoltre, potrebbe essere necessario depositare versioni di buona qualità di qualsiasi disegno.

L’ISR e la WOISA

Poco dopo che la domanda PCT è stata depositata, una copia sarà inoltrata all’ufficio brevetti nazionale/regionale competente, che agirà come Autorità di Ricerca Internazionale (ISA) (per le domande PCT depositate presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito, l’ISA è l’EPO). L’ISA condurrà una ricerca sull’arte anteriore pertinente e preparerà sia un rapporto di ricerca internazionale (ISR) che un parere scritto (WOISA).

L’ISR può includere, per esempio, documenti considerati rilevanti per la novità e l’inventiva. Il WOISA è un parere iniziale sui requisiti fondamentali di brevettabilità: novità, inventiva e applicabilità industriale.

È possibile depositare rivendicazioni modificate in risposta alla PVR. È anche possibile depositare commenti informali in risposta alla WOISA. È anche possibile contestare le conclusioni iniziali della WOISA presentando una Demand (vedi sotto). Se un’istanza non viene presentata, la WOISA viene successivamente ripubblicata senza modifiche come IPRP/Capitolo I.

Pubblicazione

La domanda di brevetto internazionale sarà pubblicata un giovedì poco dopo 18 mesi dalla data di priorità. Le rivendicazioni pubblicate costituiranno la base per la “protezione provvisoria” in quei paesi che la offrono. Se possibile, la PVR sarà inclusa nella pubblicazione. In caso contrario, sarà pubblicato in seguito. Se vengono depositate rivendicazioni modificate in risposta alla PVR, anche queste saranno pubblicate e costituiranno la base per la “protezione provvisoria”. La WOISA, ed eventuali commenti informali depositati in risposta alla WOISA, non saranno pubblicati, ma saranno resi disponibili al pubblico tramite il servizio di ispezione dei file online della WIPO. La pubblicazione può essere impedita solo ritirando la domanda di brevetto internazionale, non più tardi di circa tre settimane prima della data di pubblicazione prevista.

Capitolo II Domanda

Le domande PCT sono automaticamente soggette all’esame. Per default, l’esame viene eseguito senza interazione tra il richiedente e l’Esaminatore (sotto il Capitolo I). Tuttavia, se viene presentata una domanda, l’esame viene eseguito con l’interazione tra il richiedente e l’esaminatore (secondo il Capitolo II). Per una discussione più dettagliata della fase del Capitolo II, fate riferimento al nostro foglio informativo intitolato Chapter II Demand.

L’esame sotto il Capitolo II sarà di maggior interesse per i richiedenti che desiderano affrontare una o più obiezioni espresse in un WOISA negativo, e quindi tentare di ottenere un IPRP più positivo. Inoltre, l’esame sotto il Capitolo II permette la prosecuzione centrale della domanda davanti ad un unico ufficio brevetti e può essere usato per ridurre il numero di obiezioni che dovranno essere affrontate in seguito, durante la fase nazionale/regionale, davanti ai singoli uffici brevetti. Questo è particolarmente vero per la fase regionale europea, dove l’ulteriore esame continua essenzialmente da dove l’esame internazionale si è fermato.

La scadenza per il deposito della domanda è l’ultima tra: 22 mesi dalla data di priorità e 3 mesi dall’emissione della WOISA. Gli emendamenti e/o le argomentazioni che affrontano le obiezioni sollevate nella WOISA devono essere depositati entro la stessa scadenza, e di solito sono depositati allo stesso tempo della Domanda. L’Esaminatore riconsidera quindi la WOISA, alla luce degli emendamenti e/o delle argomentazioni che sono state depositate, ed emette l’IPRP/Capitolo II. In alcuni casi, viene emesso un secondo parere scritto, invitando ad ulteriori risposte prima che venga emesso l’IPRP/Capitolo II.

L’IPRP

L’IPRP, sia sotto il Capitolo I che sotto il Capitolo II, è un parere non vincolante sui requisiti fondamentali di brevettabilità: novità, inventiva e applicabilità industriale. L’IPRP spesso dà una buona indicazione delle prospettive di ottenere effettivamente dei brevetti e del loro potenziale ambito di protezione.

Molti paesi useranno l’IPRP come punto di partenza per un ulteriore esame nella fase nazionale/regionale. Tuttavia, alcuni paesi ignoreranno l’IPRP e condurranno l’esame nella fase nazionale/regionale “da zero”.

Entrare nella fase nazionale/regionale

La domanda PCT stessa non diventerà mai un brevetto. Invece, la domanda PCT deve essere portata nella Fase Nazionale/Regionale in quei paesi/regioni dove si vuole ottenere la protezione del brevetto. Questo deve essere fatto entro la scadenza appropriata. Ciascuna delle risultanti domande di brevetto di fase nazionale/regionale viene poi portata avanti, davanti ai rispettivi uffici brevetti nazionali/regionali, al fine di ottenere singoli brevetti concessi.

La scadenza normale per entrare nella fase nazionale/regionale è di 30 mesi dalla data di priorità. I singoli paesi/regioni possono concedere più tempo e, in pratica, la scadenza per la maggior parte dei paesi/regioni è di 30 o 31 mesi dalla data di priorità. In generale, è necessario decidere in quali paesi/regioni si desidera procedere ben prima dei 30 mesi dalla data di priorità. Notate che, se lo desiderate, è possibile entrare nella Fase Nazionale/Regionale “in anticipo”, prima della scadenza.

Prima dell’aprile 2002, la scadenza per entrare nella Fase Nazionale/Regionale era di 20 mesi dalla data di priorità, a meno che non fosse stata presentata una Domanda del Capitolo II entro 19 mesi dalla data di priorità, nel qual caso la scadenza per entrare nella Fase Nazionale/Regionale era estesa a 30 mesi dalla data di priorità. Nell’aprile 2002, il PCT è stato modificato in modo che la scadenza per entrare nella fase nazionale/regionale sia di 30 mesi dalla data di priorità, che sia stata o meno depositata una domanda entro 19 mesi dalla data di priorità. Tuttavia, alcuni paesi “con riserva” hanno notificato formalmente che le loro leggi nazionali non erano compatibili con il PCT modificato e che la vecchia scadenza avrebbe continuato ad essere applicata nel loro paese. La maggior parte di questi paesi hanno poi ritirato le loro riserve. Al 1° gennaio 2015, ci sono solo tre paesi con riserva: Lussemburgo (LU), Tanzania (TZ) e Uganda (UG). Tuttavia, ognuno di questi paesi può essere raggiunto tramite le domande di brevetto “Fase Regionale” depositate tramite l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e l’Organizzazione Regionale Africana della Proprietà (ARIPO) entro la normale scadenza (30 o 31 mesi), e quindi, se si utilizza la via regionale, non è necessario depositare una Domanda. Tuttavia, se si desidera entrare nella fase nazionale in uno di questi paesi (piuttosto che nella corrispondente fase regionale), allora è necessario depositare una domanda entro 19 mesi dalla data di priorità se si desidera ritardare la scadenza della fase nazionale da 20 a 30 mesi.

Entrare nella Fase Nazionale/Regionale

I requisiti per entrare nella Fase Nazionale/Regionale sono diversi per ogni paese/regione, e di solito comportano la nomina di un avvocato straniero come vostro rappresentante, il deposito di alcuni documenti formali, il pagamento di alcune tasse ufficiali e la presentazione di una traduzione della domanda in una lingua ufficiale locale, se necessario. Anche in questo caso, potrebbe essere necessario ottenere alcuni documenti formali, firmati dai richiedenti e dagli inventori.

Per esempio, per una domanda PCT in lingua inglese, è necessario preparare e depositare una traduzione in lingua giapponese dell’intera domanda entro due mesi dall’ingresso nella fase nazionale giapponese. Si noti che, per molti paesi, la traduzione deve essere depositata entro e non oltre la scadenza della fase nazionale/regionale, e quindi è necessario concedere tempo sufficiente, prima della scadenza, per la sua preparazione.

Esame successivo

Quando la domanda PCT entra nella Fase Nazionale/Regionale, viene gestita secondo il trattamento abituale delle domande di brevetto nei paesi o nelle regioni coinvolte, e devono essere osservati tutti i limiti di tempo, le leggi, le regole e le procedure locali.

Alcuni paesi/regioni, come gli USA e l’EPO, possono eseguire una loro ricerca supplementare prima di esaminare la domanda. Se l’EPO era l’ISA, allora dopo essere entrati nella fase regionale europea, l’ulteriore esame sarà quasi certamente eseguito dallo stesso esaminatore dell’EPO che ha preparato l’IPRP. Se l’IPRP è stato positivo, allora non dovrebbero esserci seri problemi durante la fase regionale europea.

Tuttavia, dopo essere entrati nella fase nazionale statunitense, l’esaminatore statunitense potrebbe prestare poca attenzione a ciò che è accaduto durante la fase internazionale, e l’ulteriore esame potrebbe essere “da zero”.

Svantaggi e svantaggi

Gli svantaggi del percorso PCT, rispetto al deposito di singole domande di brevetto straniere, includono:

costi più bassi alla fine del periodo di priorità;
le decisioni su dove perseguire la protezione del brevetto, e i costi sostanziali del deposito delle singole domande di brevetto straniere, sono ritardati fino alla fine della fase internazionale (tipicamente un periodo aggiuntivo di circa 18 mesi);
se la decisione di richiedere la protezione di un brevetto estero viene presa molto vicino alla fine del periodo di priorità di un anno, potrebbe non esserci tempo sufficiente per preparare e depositare singole domande di brevetto estero; invece, può essere depositata una singola domanda PCT, in inglese.

Gli svantaggi della via PCT, rispetto al deposito di singole domande di brevetto straniere, includono:

i costi complessivi sono più alti;
di solito ci vuole più tempo per ottenere i brevetti attraverso la via PCT.

Costi

A titolo indicativo, il costo minimo del deposito di una domanda PCT (per esempio, con un totale di 50 pagine), incluse le tasse ufficiali ma esclusi i costi di redazione della specifica, è di circa £4000 (IVA esclusa). Di solito, il costo totale del deposito di una domanda PCT è di circa £5500-£8000 (IVA esclusa).

Il costo del deposito di una domanda facoltativa, comprese le tasse ufficiali ma esclusi i costi di deposito di eventuali argomenti e/o emendamenti in risposta alla WOISA, è di circa £2500 (IVA esclusa). Di solito, circa 500 sterline di questo costo saranno recuperate quando si entra nella Fase Regionale Europea.

Il costo di entrare nella Fase Nazionale/Regionale in un particolare paese/regione è più o meno lo stesso del costo del deposito di una domanda di brevetto “diretta” in quel paese/regione. In genere, il costo per ogni paese/regione è nell’ordine di £1000-£5000 (IVA esclusa), più il costo della preparazione di una traduzione in una lingua ufficiale locale, se necessario. Possiamo fornire stime più precise caso per caso.

Processo di una tipica domanda PCT