Międzynarodowe (PCT) zgłoszenia patentowe - podstawy

Pobierz schemat procedury – państwa członkowskie PCT

Nie istnieje coś takiego jak „patent międzynarodowy”. Możliwe jest jednak dokonanie „międzynarodowego zgłoszenia patentowego” (zwanego również „zgłoszeniem PCT”), które przez pewien okres zajmuje miejsce wielu indywidualnych zagranicznych zgłoszeń patentowych, które w przeciwnym razie byłyby wymagane do uzyskania ochrony za granicą. Po upływie tego okresu zgłoszenie PCT jest przekształcane w indywidualne zagraniczne zgłoszenia patentowe, po jednym w każdym kraju, w którym dąży się do uzyskania ochrony patentowej, a następnie te zgłoszenia patentowe mogą być indywidualnie rozpatrywane w celu uzyskania zagranicznych patentów.

W skrócie

Zgłoszenia PCT są możliwe dzięki Układowi o Współpracy Patentowej (PCT), który jest porozumieniem międzynarodowym administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i obejmuje większość głównych krajów uprzemysłowionych świata. Zobacz nasz arkusz informacyjny zatytułowany PCT Member States.

Należy pamiętać, że system PCT nie bada w pełni zgłoszeń patentowych i nie udziela patentów. System PCT umożliwia jednak opóźnienie bardzo kosztownego etapu składania wielu pojedynczych zagranicznych wniosków patentowych i dostarcza informacji pozwalających ocenić szanse na uzyskanie przyznanych patentów oraz ich potencjalny zakres ochrony przed poniesieniem znacznych kosztów.

Szczegółowe informacje na temat państw członkowskich PCT można znaleźć tutaj.

Ochrona patentowa za granicą

Zwykle zgłaszający rozpoczyna od złożenia wniosku patentowego w lokalnym krajowym urzędzie patentowym, np. w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej. W ten sposób ustala się datę pierwszeństwa. Jeśli wymagana jest ochrona patentowa za granicą, konieczne jest złożenie zagranicznych zgłoszeń patentowych. Jeśli te zagraniczne zgłoszenia patentowe zostaną dokonane w ciągu jednego roku od daty pierwszeństwa (okres pierwszeństwa), liczą się tak, jakby zostały dokonane w dacie pierwszeństwa.

Międzynarodowe zgłoszenia patentowe

Zamiast dokonywać wielu pojedynczych zagranicznych zgłoszeń patentowych, możliwe jest dokonanie pojedynczego „międzynarodowego” lub „PCT” zgłoszenia patentowego, jeśli wszystkie wymagane kraje/regiony są członkami PCT. Przez pewien okres, zwany fazą międzynarodową, zgłoszenie PCT zastępuje wiele pojedynczych zagranicznych zgłoszeń patentowych, które w przeciwnym razie byłyby wymagane.

Później, w okresie zwanym fazą krajową/regionalną, zgłoszenie PCT jest przekształcane w wiele pojedynczych zagranicznych zgłoszeń patentowych, po jednym w każdym kraju, w którym dąży się do uzyskania ochrony patentowej.

Faza Międzynarodowa

Faza Międzynarodowa rozpoczyna się w momencie dokonania zgłoszenia PCT i kończy się, gdy zgłoszenie PCT zostaje przyjęte („wchodzi”) w Fazę Krajową/Regionalną. Faza Międzynarodowa składa się z Etapu Rozdziału I oraz, jeśli złożono opcjonalny Wniosek, z Etapu Rozdziału II.

Zgłoszenia PCT automatycznie podlegają zarówno poszukiwaniom, jak i badaniu. Badanie może odbywać się bez interakcji pomiędzy zgłaszającym a Egzaminatorem (w ramach Rozdziału I) lub z interakcją pomiędzy zgłaszającym a Egzaminatorem (w ramach Rozdziału II).

Faza rozdziału I obejmuje: dokonanie zgłoszenia PCT; sporządzenie Międzynarodowego Sprawozdania z Poszukiwań (ISR) oraz Pisemnej Opinii Międzynarodowego Organu Poszukiwań (WOISA); opcjonalne złożenie zmienionych zastrzeżeń w odpowiedzi na ISR; opcjonalne złożenie „nieformalnych uwag” w odpowiedzi na WOISA; oraz publikację międzynarodowego zgłoszenia patentowego wraz z ISR i wszelkimi zmienionymi zastrzeżeniami, które zostały złożone. Jeżeli nie wniesiono sprzeciwu (zob. poniżej), WOISA jest następnie ponownie wydawana jako międzynarodowe sprawozdanie wstępne na temat zdolności patentowej na podstawie rozdziału I (IPRP/rozdział I).

Nieobowiązkowy etap rozdziału II obejmuje złożenie wniosku (szczegółowe informacje znajdują się tutaj), zwykle z poprawkami i/lub argumentami mającymi na celu odniesienie się do wszelkich zastrzeżeń zgłoszonych w WOISA, a następnie przygotowanie IPRP/rozdziału II.

Zgłaszający(-y)

Nie każdy może złożyć wniosek o rejestrację w trybie PCT. Musi być przynajmniej jeden zgłaszający, który jest rezydentem lub obywatelem kraju będącego członkiem PCT. Miejsce zamieszkania i obywatelstwo zgłaszających również określają, gdzie można dokonać zgłoszenia PCT.

Jeśli żaden ze zgłaszających nie jest rezydentem lub obywatelem kraju członkowskiego, wówczas zgłoszenie PCT nie może być dokonane. Wielka Brytania jest członkiem PCT. Zatem brytyjska spółka, obywatel lub rezydent Wielkiej Brytanii jest uprawniony do dokonania zgłoszenia PCT i może je złożyć w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej. Jeśli żaden z wnioskodawców nie jest rezydentem lub obywatelem Wielkiej Brytanii, ale przynajmniej jeden wnioskodawca jest rezydentem lub obywatelem kraju członkowskiego PCT, wówczas nadal można dokonać zgłoszenia PCT. W zależności od szczegółów, możemy nadal być w stanie złożyć wniosek PCT w Państwa imieniu, na przykład w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub w Biurze Międzynarodowym (IB) WIPO w Genewie.

Zgłoszenie PCT automatycznie obejmuje wiele krajów i możliwe jest posiadanie różnych wnioskodawców dla różnych krajów.

Własność

W przypadku, gdy którykolwiek ze zgłaszających w zgłoszeniu PCT nie jest jednocześnie wynalazcą, zdecydowanie zalecamy, aby w momencie dokonywania zgłoszenia PCT wynalazca(-y) podpisał(-li) dokument cesji. Ma to na celu uniknięcie lub zmniejszenie ewentualnych trudności związanych z ustaleniem prawa własności w różnych krajach na późniejszym etapie postępowania, na przykład w momencie przejścia do fazy krajowej/regionalnej, kiedy wynalazca może być niedostępny lub niechętny do podpisania nowych dokumentów. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat cesji, prosimy o kontakt.

Formalności związane ze zgłoszeniem

Jeśli przynajmniej jeden zgłaszający jest rezydentem lub obywatelem Wielkiej Brytanii, zgłoszenie PCT jest zazwyczaj dokonywane w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej. W takich przypadkach specyfikację patentową i związane z nią dokumenty formalne składa się w języku angielskim.

Na ogół konieczne jest podanie nazwisk, adresów kontaktowych i narodowości zgłaszających, jak również nazwisk i adresów kontaktowych wynalazców.

Nie jest już konieczne wybieranie krajów/regionów lub rodzajów ochrony (np. patentów, wzorów użytkowych itp.). Zamiast tego, zgłoszenie PCT zapewnia automatyczne objęcie ochroną wszystkich państw członkowskich i wszystkich rodzajów ochrony dostępnych w ramach PCT w momencie dokonywania zgłoszenia PCT. Obecnie jest to około 150 krajów/regionów: zob. nasz arkusz informacyjny zatytułowany Państwa Członkowskie PCT.

Mimo że w większości przypadków nie jest już konieczne składanie dodatkowych dokumentów (np. formularzy pełnomocnictwa) podpisanych przez zgłaszających i wynalazców, nadal jest to czasami zalecane. Ponadto konieczne może być złożenie dobrej jakości wersji rysunków.

Wykonawca ISR i WOISA

Krótko po dokonaniu zgłoszenia PCT jego kopia zostanie przekazana do właściwego krajowego/regionalnego urzędu patentowego, który będzie pełnił funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) (w przypadku zgłoszeń PCT dokonanych w brytyjskim Urzędzie Własności Intelektualnej, ISA jest EPO). ISA przeprowadzi poszukiwania w zakresie odpowiedniego wcześniejszego stanu techniki i przygotuje zarówno międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (ISR), jak i pisemną opinię (WOISA).

Wykaz ISR może zawierać na przykład dokumenty uważane za istotne z punktu widzenia nowości i poziomu wynalazczego. WOISA stanowi wstępną opinię na temat podstawowych wymogów dotyczących zdolności patentowej: nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania.

W odpowiedzi na ISR można złożyć zmienione zastrzeżenia. Możliwe jest również złożenie nieformalnych uwag w odpowiedzi na WOISA. Możliwe jest również zakwestionowanie wstępnych ustaleń zawartych w WOISA poprzez złożenie wniosku (zob. poniżej). Jeżeli wniosek nie zostanie złożony, WOISA zostaje następnie ponownie wydana bez zmian jako IPRP/rozdział I.

Publikacja

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe zostanie opublikowane w czwartek wkrótce po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa. Opublikowane zastrzeżenia będą stanowiły podstawę „ochrony tymczasowej” w krajach, które ją oferują. Jeśli będzie to możliwe, ISR zostanie włączony do publikacji. Jeśli nie, zostanie on opublikowany w późniejszym terminie. Jeżeli w odpowiedzi na ISR zostaną zgłoszone zmienione zastrzeżenia, również one zostaną opublikowane i będą stanowiły podstawę „ochrony tymczasowej”. WOISA oraz wszelkie nieformalne uwagi zgłoszone w odpowiedzi na WOISA nie zostaną opublikowane, ale zostaną udostępnione publicznie za pośrednictwem usługi WIPO polegającej na wglądzie do akt on-line. Publikacji można zapobiec jedynie poprzez wycofanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego, nie później niż na około trzy tygodnie przed przewidywaną datą publikacji.

Rozdział II Zapotrzebowanie

Zgłoszenia PCT automatycznie podlegają badaniu. Badanie domyślnie odbywa się bez interakcji pomiędzy zgłaszającym a Egzaminatorem (zgodnie z Rozdziałem I). Jeśli jednak zostanie złożony Wniosek, badanie jest przeprowadzane z udziałem zgłaszającego i Egzaminatora (zgodnie z Rozdziałem II).

Badanie na podstawie rozdziału II będzie najbardziej interesujące dla wnioskodawców, którzy chcą odnieść się do jednego lub więcej zastrzeżeń wyrażonych w negatywnej WOISA, a tym samym próbują uzyskać bardziej pozytywne IPRP. Ponadto badanie na podstawie rozdziału II umożliwia centralne ściganie zgłoszenia przed jednym urzędem patentowym i może być wykorzystane do ograniczenia liczby zastrzeżeń, które trzeba będzie odnieść później, na etapie krajowym/regionalnym, przed poszczególnymi urzędami patentowymi. Dotyczy to zwłaszcza europejskiej fazy regionalnej, w której dalsze badanie jest zasadniczo kontynuowane od miejsca, w którym zakończyło się badanie międzynarodowe.

Termin na złożenie wniosku to późniejsza z następujących dat: 22 miesiące od daty pierwszeństwa, oraz 3 miesiące od wydania WOISA. Zmiany i/lub argumenty odnoszące się do zastrzeżeń podniesionych w WOISA muszą zostać złożone w tym samym terminie i zazwyczaj są składane w tym samym czasie co wniosek. Następnie ekspert rozpatruje ponownie WOISA, biorąc pod uwagę wszelkie poprawki i/lub argumenty, które zostały złożone, i wydaje IPRP/rozdział II. W niektórych przypadkach przed wydaniem IPRP/rozdziału II wydawana jest druga opinia pisemna, zachęcająca do udzielenia dalszych odpowiedzi.

Przedmiotowy dokument patentowy

Przedmiotowy dokument patentowy, niezależnie od tego, czy został wydany na podstawie rozdziału I czy rozdziału II, jest niewiążącą opinią dotyczącą podstawowych wymogów w zakresie zdolności patentowej: nowości, poziomu wynalazczego i możliwości przemysłowego stosowania. IPRP często stanowi dobry wskaźnik perspektyw rzeczywistego uzyskania przyznanych patentów oraz ich potencjalnego zakresu ochrony.

Wiele krajów wykorzysta IPRP jako punkt wyjścia do dalszego badania na etapie krajowym/regionalnym. Jednak niektóre kraje zignorują IPRP i przeprowadzą badanie w fazie krajowej/regionalnej „od zera”.

Wejście w fazę krajową/regionalną

Samo zgłoszenie PCT nigdy nie stanie się patentem. Zamiast tego zgłoszenie PCT musi zostać poddane Fazie Krajowej/Regionalnej w tych krajach/regionach, w których dąży się do uzyskania ochrony patentowej. Musi to nastąpić w odpowiednim terminie. Każde z powstałych w ten sposób zgłoszeń patentowych w ramach Fazy Krajowej/Regionalnej jest następnie rozpatrywane przez odpowiednie krajowe/regionalne urzędy patentowe w celu uzyskania poszczególnych przyznanych patentów.

Zwykły termin przystąpienia do Fazy Krajowej/Regionalnej wynosi 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. Poszczególne kraje/regiony mogą przyznać więcej czasu i w praktyce dla większości krajów/regionów termin ten wynosi 30 lub 31 miesięcy od daty pierwszeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, należy podjąć decyzję, w których krajach/regionach chce się przystąpić do postępowania na długo przed upływem 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. Należy pamiętać, że jeśli jest to pożądane, możliwe jest przystąpienie do Fazy Krajowej/Regionalnej „wcześniej”, przed upływem terminu.

Przed kwietniem 2002 r. termin przystąpienia do Fazy Krajowej/Regionalnej wynosił 20 miesięcy od daty pierwszeństwa, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie rozdziału II został złożony do 19 miesięcy od daty pierwszeństwa, w którym to przypadku termin przystąpienia do Fazy Krajowej/Regionalnej został przedłużony do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. W kwietniu 2002 r. PCT został zmieniony w taki sposób, że termin na przystąpienie do fazy krajowej/regionalnej wynosi 30 miesięcy od daty pierwszeństwa, niezależnie od tego, czy wniosek został złożony do 19 miesięcy od daty pierwszeństwa. Jednakże, niektóre kraje „rezerwowe” złożyły formalne zawiadomienie, że ich prawo krajowe nie jest zgodne ze zmienionym PCT i że w ich kraju nadal będzie obowiązywał stary termin. Od tego czasu większość z tych krajów wycofała swoje zastrzeżenia. Na dzień 1 stycznia 2015 r. istnieją tylko trzy kraje, które zgłosiły zastrzeżenia: Luksemburg (LU), Tanzania (TZ) i Uganda (UG). Do każdego z tych krajów można jednak dotrzeć za pośrednictwem zgłoszeń patentowych „fazy regionalnej” składanych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO) w zwykłym terminie (30 lub 31 miesięcy), a zatem w przypadku korzystania ze ścieżki regionalnej nie jest konieczne składanie wniosku. Jednakże, jeśli zamierza się przystąpić do fazy krajowej w którymkolwiek z tych krajów (zamiast do odpowiedniej fazy regionalnej), wówczas konieczne jest złożenie Wniosku w terminie 19 miesięcy od daty pierwszeństwa, jeśli chce się opóźnić termin fazy krajowej z 20 do 30 miesięcy.

Wejście do Fazy Krajowej/Regionalnej

Wymagania dotyczące wejścia do Fazy Krajowej/Regionalnej są różne dla każdego kraju/regionu i zazwyczaj obejmują wyznaczenie zagranicznego pełnomocnika jako swojego przedstawiciela, złożenie kilku formalnych dokumentów, uiszczenie pewnych opłat urzędowych i złożenie tłumaczenia wniosku na lokalny język urzędowy, jeśli jest to konieczne. Również w tym przypadku może być konieczne uzyskanie pewnych formalnych dokumentów podpisanych przez zgłaszających i wynalazców.

Na przykład, w przypadku zgłoszenia PCT w języku angielskim, konieczne jest przygotowanie i złożenie tłumaczenia całego zgłoszenia na język japoński w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia japońskiej fazy krajowej. Należy pamiętać, że w wielu krajach tłumaczenie musi zostać złożone nie później niż w terminie Fazy Krajowej/Regionalnej, a zatem należy zapewnić wystarczającą ilość czasu na jego przygotowanie przed upływem terminu.

Dalsze badanie

Gdy zgłoszenie PCT przechodzi do Fazy Krajowej/Regionalnej, jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami postępowania ze zgłoszeniami patentowymi obowiązującymi w danych krajach lub regionach i należy przestrzegać wszystkich lokalnych terminów, przepisów, zasad i procedur.

Niektóre kraje/regiony, takie jak USA i EPO, mogą przeprowadzić własne dodatkowe poszukiwania przed rozpatrzeniem zgłoszenia. Jeśli EPO był ISA, to po przejściu do Europejskiej Fazy Regionalnej, dalsze badanie będzie prawie na pewno przeprowadzone przez tego samego eksperta EPO, który przygotował IPRP. Jeśli IPRP był pozytywny, to nie powinno być poważnych problemów podczas Europejskiej Fazy Regionalnej.

Jednakże po przejściu do Krajowej Fazy w USA, amerykański Badacz może nie zwracać uwagi na to, co wydarzyło się podczas Fazy Międzynarodowej, a dalsze badanie może być prowadzone „od zera”.

Zalety i wady

Zalety ścieżki PCT w porównaniu z dokonywaniem indywidualnych zagranicznych zgłoszeń patentowych obejmują:

niższe koszty na koniec okresu pierwszeństwa;
decyzje o tym, gdzie dążyć do uzyskania ochrony patentowej, oraz znaczne koszty składania indywidualnych zagranicznych zgłoszeń patentowych, są opóźnione do zakończenia fazy międzynarodowej (zazwyczaj dodatkowy okres około 18 miesięcy);
jeżeli decyzja o ubieganiu się o zagraniczną ochronę patentową zostanie podjęta bardzo blisko końca rocznego okresu pierwszeństwa, może nie być wystarczającej ilości czasu na przygotowanie i złożenie poszczególnych zagranicznych zgłoszeń patentowych; zamiast tego można złożyć pojedyncze zgłoszenie PCT w języku angielskim.

Prawo i wskazówki dotyczące praktyki